Арбитражный суд города Москвы
ул. Большая Тульская, д. 17, г. Москва, 115225.
Истец:
Общество с ограниченной ответственностью «Акварелла»
ул. Ростовская, д. 78, г. Воронеж, 394090.
Адрес для корреспонденции: Василенко Д. В., ул, Никитинская, д. 19., кв. 53, г. Воронеж, 394036.
a@patentv.ru
Тел.: +7(473) 235-63-86
Ответчики:
1) Общество с ограниченной ответственностью "СтройСпецПром",
ул. Родионовская, д. 12, помещение 7, г. Москва, 125466.
2) Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Бережковская набережная, д. 30, корп. 1, г. Москва, 123995.
Третье лицо:
ООО «ПЛТ Систем»
Варшавское ш, 125Б, Москва г, 117587.
Дело № А40-126038/12117-1217
Дополнение к исковому заявлению
В связи с определением суда о необходимости письменно конкретизировать исковые требования в части последствий недействительности сделки, а также необходимостью уточнения правовых оснований заявленного иска, истец считает необходимым дать следующие пояснения.
1.
Решение о регистрации и регистрация товарных знаков «Аквус» (№472725 и №471945) на имя ООО «ПЛТ Систем» является прямым последствием недействительности сделки по отчуждению исключительного права на наш товарный знак и прекращения его охраны в дальнейшем. Квалифицировать факт регистрации товарных знаков как нормальный результат течения времени не представляется возможным по следующим причинам.
Во-первых, Знак «Аквус», зарегистрированный на имя ООО «Акварелла» и знаки «Аквус», зарегистрированные на имя ООО «ПЛТ Систем» сходны до степени смешения.
Анализ приведён в приложении 22 . В соответствии с п.п. 6.3.2. утверждённых Роспатентом «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство» : «При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный … Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком». В нашем случае, в одном знаке ООО «ПЛТ Систем» все, а в другом - доминирующие словесные элементы тождественны.
Согласно п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 г. №122 «сходство до степени смешения товарных знаков является вопросом факта и, по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы» .
Во-вторых, все товары, для которых зарегистрированы товарные знаки ООО «ПЛТ Систем» однородны товарам, для которых зарегистрирован знак ООО «Акварелла» .
Товары 2 класса МКТУ «листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати» и 7 класса – «машины и станки» полностью идентичны по формулировке тем товарам, для которых зарегистрирован знак ООО «Акварелла».
Товары «краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы» однородны товарам нашего знака «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях». В подтверждение приводим копии словарно-справочных изданий и Технических условий . Краски, лаки, защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения, красящие вещества, протравы являются химическими продуктами и могут быть использованы в промышленных целях . Данный факт отмечен в Большой советской энциклопедии. Копию статьи «Химическая промышленность» прилагаем. Отметим также, что краски относятся к защитным средствам, предохраняющим металлы от коррозии и древесину от разрушения. Олифы могут изготавливаться из смол (например, Термополимерная олифа). Копию технических условий 2318-094-05766801-2000 прилагаем .
Товар «необработанные природные смолы», является разновидностью товара «смолы», для которого зарегистрирован наш знак.
Отмены регистрации услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц», которая присутствует в свидетельстве ООО «ПЛТ Систем», нами не заявлялось.
В примере из судебной практики, приведённом в п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 г. №122 указано, в частности: «на основе представленных доказательств суд установил, что, несмотря на различия в классах товаров истца и ответчика по Международной классификации товаров и услуг, они являются однородными. При этом суд учел положения статьи 2 Ниццкого соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, согласно которой принятая классификация товаров и услуг не влияет на оценку однородности товаров и услуг» .
Таким образом, терминологическое расхождение в формулировках товаров не является препятствием к отнесению их к однородным.
Об этом свидетельствуют и утверждённые Роспатентом «Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания», согласно которым «Принятая Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков не влияет на оценку однородности товаров и услуг» .
В-третьих, действия ООО «ПЛТ Систем» по регистрации товарных знаков, а также уступка и дальнейшее прекращению правовой охраны нашего товарного знака связаны во времени и взаимообусловлены.
Отметим основные события по регистрации знака №472725 ООО «ПЛТ Систем».
-23 сентября 2011 года ООО «ПЛТ Систем» подана заявка на регистрацию товарного знака «Аквус» .
- через десять дней после этого подано заявление об отчуждении исключительного права на наш товарный знак .
- 25 января 2012 года договор об отчуждении исключительного права на наш товарный знак зарегистрирован .
- через 27 дней после покупки товарного знака, новый владелец - ООО «СтройСпецПром» подаёт заявление о прекращении его правовой охраны «в связи с нецелесообразностью его использования» .
- 11 марта 2012 г. в Госреестр была внесена запись о прекращении правовой охраны нашего товарного знака «Аквус» .
- 18 августа 2012 г. было принято решение о регистрации товарного знака ООО «ПЛТ Систем» .
- 11 октября 2012 года знак был зарегистрирован .
Истец просит суд критически отнестись к тому, что подача заявки ООО «ПЛТ Систем» и заявление об отчуждении исключительного права на наш товарный знак были поданы с разницей в 10 дней, а также к нелогичным действиям ООО «СтройСпецПром», которое сначала покупает товарный знак за 20000 руб. (по договору), кроме того, директор ООО «СтройСпецПром» уплачивает пошлину 10000 за регистрацию этого договора . А затем, не использовав знак даже месяца, просит Роспатент прекратить его правовую охрану «в связи с нецелесообразностью его использования»
Решение о регистрации товарного знака №471945 также было вынесено после прекращения правовой охраны нашего знака.
Таким образом, на момент вынесения решения о регистрации товарных знаков ООО «ПЛТ Систем» №472725 и №471945 словесный знак «Аквус» уже не действовал, что и позволило экспертизе заключить о возможности предоставления охраны этим товарным знакам. Экспертиза действовала в рамках закона.
По факту мошеннических действий ООО «СтройСпецПром» истцом было подано заявление в полицию. Копию заявления и сообщений МВД России прилагаем .
В-четвёртых, заявленное нами исковое требование о применении последствий недействительности сделки путем обязания Роспатента отменить решение о регистрации товарных знаков №472725 и №471945 не противоречит ст. 1513 ГК РФ.
Отзыв Роспатента на наше исковое заявление, не содержит возражений против признания договора №РД0093748 недействительным. В случае решения суда выражена готовность внести в Госреестр записи о признании договора недействительным, а также недействительности досрочного прекращения правовой охраны товарного знака. Однако относительно применения последствия недействительности сделки в виде обязания Роспатента отменить решение о регистрации товарного знака по заявке №2011731454 было заявлено о его противоречии законодательству и изложена просьба суду отказать в удовлетворении указанного требования .
Статьёй 1513 ГК РФ регулируется «порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку».
В силу п. 1 вышеуказанной статьи «Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в палату по патентным спорам или федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности». В тоже время в ст. 1512 ГК РФ перечисляются основания, по которым предоставление правовой охраны товарному знаку может быть признано недействительным. В частности к таким основаниям относятся следующие : обозначение вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; является общепринятым символом и термином т.д.
Среди прочего, есть и такое основание для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, как сходство до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации .
Данное основание, очевидно, подразумевается в отзыве Роспатента, когда говорится о необходимости подачи возражения в Палату по патентным спорам в соответствии со ст. 1513 ГК РФ.
Однако основание это сформулировано в Гражданском кодексе следующим образом: «Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с: … 2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации».
На момент регистрации наш сходный до степени смешения товарный знак не охранялся в Российской Федерации. Экспертизой вполне обоснованно было принято решение о регистрации. Правовая охрана была предоставлена в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания и другими нормативно-правовыми актами, которыми руководствуется Роспатент при экспертизе заявки на товарный знак.
Статья 1513 ГК РФ не содержит такого основания для подачи возражения в Палату по Патентным спорам как признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку вследствие последствий недействительного договора. На момент вынесения решения о регистрации нарушений Патентным ведомством допущено не было.
Недопущение сохранения в силе правового эффекта обусловленного недействительным договором №РД0093748, а также восстановление состояния, соответствующего закону, возможно лишь в соответствии со ст. 167 ГК РФ путём применения последствия недействительности сделки.
Отметим также, что восстановление действия нашего знака без отмены регистраций товарных знаков ООО «ПЛТ Систем» приведёт к правовому противоречию, когда на территории России будут действовать несколько сходных товарных знаков для однородных товаров.
2.
Касательно отнесения договора №РД0093748 к категории незаключенных или недействительных, истец может пояснить следующее.
Анализ правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по применению норм законодательства в аналогичном деле показал следующее.
Дело №А50-14081/2000-Г-12 было рассмотрено Арбитражным судом Пермской области. ТОО обратилось с иском о применении последствий недействительной (ничтожной) сделки. Обстоятельства для признания её таковой истец указал схожие с нашими – поддельная подпись на договоре и отсутствие оплаты. Решением от 6 февраля 2002 г. в удовлетворении иска было отказано в связи с тем, что «не заключенный истцом договор не может быть признан недействительным (ничтожным), а, следовательно, и нет оснований для применения последствий недействительности ничтожной сделки, которые требует истец» .
Постановлением апелляционной инстанции от 28 марта 2002 г. вышеуказанное решение было оставлено в силе .
Президиум ВАС РФ отменил оба вышеуказанных решения (от 6 февраля и 28 марта 2002 г.) и разъяснил, что при подобных обстоятельствах (поддельная подпись и отсутствие оплаты, предусмотренной договором) сделку необходимо признавать недействительной ничтожной: «суд, удовлетворяя исковые требования решением от 02.08.01, признал договор купли - продажи от 19.08.96 ничтожной сделкой на том основании, что подпись в договоре от имени директора ТОО "Риф" и в акте приема - передачи недвижимости от 19.08.96 подделана главным бухгалтером общества Лавренюк И. Ю., и установил также, что предусмотренная договором оплата фирмой не производилась. При таких обстоятельствах суд правомерно в порядке применения последствий недействительности ничтожной сделки обязал ответчика возвратить объект недвижимости истцу» .
Прилагаем также постановление Президиума ВАС РФ и копии решений судов по аналогичным делам, связанным с признанием недействительными договоров уступки товарных знаков и других объектов промышленной собственности:
- постановление Президиума ВАС РФ от 20.10.2010 №6535/10 . Договор уступки товарного знака заключен организацией, не имеющей права на этот товарный знак. Решением Арбитражного суда города Москвы от 04.08.2009 по делу № А40-45247/09-27-401 договор признан недействительным. Президиум ВАС РФ оставил решение суда без изменения и отметил, что «содержащееся в настоящем постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации толкование правовых норм является общеобязательным и подлежит применению при рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел» .
- решение Арбитражного суда города Москвы от 7 апреля 2010 г. по делу №А40-29652/08-27-323: «В обоснование требования о признании договора уступки патента №59492 недействительным истец сослался на то, что истцом не были совершены никакие действия по отчуждению прав на патент, договор уступки патента генеральный директор не подписывал, печать и подписи в договоре являются поддельными» . Решением суда договор уступки был признан недействительным.
- решение Арбитражного суда города Москвы по делу А40-10950/11-110-88 от 29.08.2011 . Решением суда договор уступки товарного знака признан недействительным.
- решение Арбитражного суда города Москвы по делу А40-45748/11-110-368 от 12.09.2011 . Договоры уступки товарных знаков подписаны от имени несуществующей организации. Решением суда договоры уступки ряда товарных знаков признаны недействительными.
Приложение:
- Документы, подтверждающие отправку копии дополнения к заявлению ответчику 1 – на 1 л.
- Документ, подтверждающий отправку копии дополнения к заявлению ответчику 2 – на 1 л.
- Документ, подтверждающий отправку копии заявления и дополнения третьему лицу – на 2 л.
- Сравнительная таблица товарных знаков №437228 и №472725 – на 1 л.
- Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство. Утверждены приказом Роспатента от 31.12.09 № 197 – на 9 л.
- Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. №122. – на 31 л.
- Копии статей из словарно-справочных изданий и ТУ – на 5 л.
- Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания. Утверждены приказом Роспатента от 31.12.09 № 198. – на 7 л.
- Сведения из государственного реестра о товарных знаках №472725 и №471945– на 2 л.
- Заявление о регистрации договора об отчуждении товарного знака №437228 – на 1 л.
- Заявление о прекращении правовой охраны товарного знака. – на 1 л.
- Квитанция об оплате пошлины за регистрацию договора об отчуждении права на товарный знак в пользу ООО «СтройСпецПром». – на 1 л.
- Заявление в полицию и ответы на него различных подразделений МВД РФ – на 8 л.
- Решение Арбитражного суда Пермской области от 6 февраля 2002 г. по делу N А50-14081/2000-Г-12. – на 3 л.
- Постановление апелляционной инстанции от 28 марта 2002 г. по делу N А50-14081/2000-Г-12. – на 2 л.
- Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 6498/02 от 10 января 2003 г. – на 3 л.
- Постановление Президиума ВАС РФ от 20.10.2010 №6535/10. – на 7 л.
- Решение Арбитражного суда города Москвы от 7 апреля 2010 г. по делу №А40-29652/08-27-323. – на 2 л.
- Решение Арбитражного суда города Москвы по делу А40-10950/11-110-88 от 29.08.2011. – на 7 л.
- Решение Арбитражного суда города Москвы по делу А40-45748/11-110-368 от 12.09.2011. – на 4 л.
Общество с ограниченной ответственностью «Акварелла»
ул. Ростовская, 78, г. Воронеж, 394090.
______________ патентный поверенный РФ № 1294 Василенко Д. В. по доверенности от 29 августа 2012 г.
26.12.2012
Приложение 22. Сравнительная таблица товарных знаков №437228 и №472725.
Приложение 23. Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство. Утверждены приказом Роспатента от 31.12.09 № 197
Приложение 24. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. №122. – C.21
Приложение 22. Сравнительная таблица товарных знаков №437228 и №472725.
Приложение 25. Копии статей из словарно-справочных изданий и ТУ.
Приложение 25. Копии статей из словарно-справочных изданий и ТУ.
Приложение 25. Копии статей из словарно-справочных изданий и ТУ. -
Приложение 24. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. №122. – C.22
Приложение 26. Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания. Утверждены приказом Роспатента от 31.12.09 № 198. - С. 2
Приложение 27. Сведения из государственного реестра о товарном знаке №472725.
Приложение 28. Заявление о регистрации договора об отчуждении товарного знака №437228
Приложение 8. (Направлено с первичными материалами искового заявления).
Приложение 29. Заявление о прекращении правовой охраны товарного знака
Приложение 9. (Направлено с первичными материалами искового заявления).
Приложение 13. (Направлено с первичными материалами искового заявления).
Приложение 27. Сведения из государственного реестра о товарном знаке №472725.
Приложение 30. Квитанция об оплате пошлины за регистрацию договора об отчуждении права на товарный знак в пользу ООО «СтройСпецПром».
Приложение 29. Заявление о прекращении правовой охраны товарного знака
Приложение 31. Заявление в полицию и ответы на него различных подразделений МВД РФ.
Отзыв Роспатента на исковое заявление от 32.11.2012. - С. 6
п.п. 1 п. 2 ст. 1512 ГК РФ со ссылкой на ст. 1483 ГК РФ.
п.п. 2 п. 6 ст. 1483, а также отсылающий к ней п.п. 1 п. 2 ст. 1512 ГК РФ
Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания Утверждены приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32. Зарегистрированы в Минюсте России 25.03.2003 г.; рег. № 4322. Опубликованы в «Российской газете» № 82 от 29.04.2003 г.
Приложение 32. Решение Арбитражного суда Пермской области от 6 февраля 2002 г. по делу N А50-14081/2000-Г-12.
Приложение 33. Постановление апелляционной инстанции от 28 марта 2002 г. по делу N А50-14081/2000-Г-12
Приложение 34. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 6498/02 от 10 января 2003 г.
Приложение 35. Постановление Президиума ВАС РФ от 20.10.2010 №6535/10
Приложение 35. Постановление Президиума ВАС РФ от 20.10.2010 №6535/10. – С. 6.
Приложение 36. Решение Арбитражного суда города Москвы от 7 апреля 2010 г. по делу №А40-29652/08-27-323. – С. 2
Приложение 37. Решение Арбитражного суда города Москвы по делу А40-10950/11-110-88 от 29.08.2011
Приложение 38. Решение Арбитражного суда города Москвы по делу А40-45748/11-110-368 от 12.09.2011
|