В Девятый арбитражный апелляционный суд

Заявитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Автом-2»
ул. Латненская, 15 Г, Воронеж.
Адрес для корреспонденции: Василенко Д. В., ул, Никитинская, д. 19., г. Воронеж, 394036.
a@patentv.ru
Тел.: +7(473) 235-63-86

Ответчик:
Индивидуальный предприниматель Пономарёв Андрей Николаевич
ул. Олега Кошевого, д. 44, кв. 15, г. Екатеринбург, 620087.

Третье лицо:
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Бережковская набережная, д. 30, корп. 1, г. Москва, 123995.Дело № А40-152621/12
117-1217

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА
на решение Арбитражного суда г. Москвы
от 29 мая 2013 года
о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования

Решением Арбитражного суда г. Москвы отклонены полностью требования заявителя - Общества с ограниченной ответственностью «Автом-2» по данному делу о:
1- Досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков №322041 и №381674 в отношении:
• части товаров 6 класса МКТУ - наконечники; рукоятки, ручки, ключи гаечные, скребки для обуви.
• части товаров 7 класса МКТУ - аппараты газосварочные, вороты, домкраты (машины), домкраты реечные; газонокосилки, дернорезы, бороны, плуги, жатки, грабли механические, веялки, грохоты; дрели ручные электрические; инструменты режущие; инструменты ручные; карбюраторы; краскораспылители, машины для окрасочных работ, машины для штамповки, машины и устройства полировальные (электрические), машины клепальные, машины листоправильные, машины правильные, машины резальные, машины формовочные, машины стиральные, машины швейные, прялки, мельницы, кофемолки, механизмы для управления двигателями и моторами (гидравлические, пневматические), пилы, пистолеты, распылители краски; станки (гайконарезные, для заточки, для нарезания резьбы в глухом отверстии, резьбонарезные, дыропробивные); стеклорезы (детали машин), установки для мойки транспортных средств, установки для обезжиривания, для отсасывания, удаления пыли; устройства для управления машинами или двигателями; устройства погрузочно-разгрузочные; устройства подъемные, устройства электромеханические (для приготовления напитков, пищевых продуктов), устройства для мойки, устройства для отделочной обработки, устройства для чистки обуви.
• всех товаров 8 класса МКТУ.
• части услуг 35 класса МКТУ - реклама; аренда площадей для размещения рекламы; распространение рекламных материалов; демонстрация товаров; распространение образцов; продвижение товаров для третьих лиц, организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; изучение рынка, исследования в области бизнеса.
2 - Взыскании с индивидуального предпринимателя Пономарёва Андрея Николаевича в пользу общества с ограниченной ответственностью «Автом-2» 4000 руб. госпошлины.
3 - Взыскании с индивидуального предпринимателя Пономарёва Андрея Николаевича в пользу общества с ограниченной ответственностью «Автом-2» судебных издержек, состоящих из сумм, выплаченных представителю – патентному поверенному РФ №1294 Василенко Д. В.: за подготовку и направление искового заявления – 18000 руб., за участие в заседаниях – 20000 руб. за первое заседание, 15000 руб. – за второе и 20000 – за третье.

Согласно этому решению суд установил:
1. «Совокупность представленных истцом доказательств не свидетельствует об осуществлении или возможности осуществлять деятельность, аналогичную видам деятельности, в отношении которых истец просит досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков ответчика. При таких обстоятельствах наличия фирменного наименования и подачи заявки на регистрацию товарного знака недостаточно для признания лица заинтересованным в досрочном прекращении правовои? охраны чужих товарных знаков.»
2. «Из объяснении? ответчика и представленных им доказательств следует, что ответчик фактически использует оспариваемые товарные знаки в своеи? производственнои? деятельности.»
С данным решением суда полностью не согласны по следующим основаниям.
При его вынесении суд нарушил нормы процессуального права и неправильно применил нормы материального права. Выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют материалам дела.
1.
В силу нормы п. 1 статьи 1486 ГК РФ «заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом».
В соответствии с п. 5 Информационного письма Роспатента «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием» «к таким лицам можно также отнести юридических лиц, обладающих исключительным правом на фирменное наименование, а также некоммерческие организации, в случае, если собственное наименование юридического лица тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и юридическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность в той области, к которой относятся товары, услуги, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и имеет намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, услуг».
Таким образом, Роспатент считает, что должны иметь место 2 признака заинтересованности:
а) Наличие сходного фирменного наименования.
Наше предприятие под фирменным наименованием «Автом-2» зарегистрировано в 1996 году.
б) Осуществление деятельности в той же области к которой относятся товары, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении.
Нами представлен значительный пакет документов (на 129 листах), свидетельствующий об осуществлении предпринимательской деятельности в той же области (приложения 9-19, 30,31) включающий учредительные документы, заявку и свидетельство на товарный знак, договоры поставки, накладные, письма Воронежского центра стандартизации, решение органа сертификации, сертификаты соответствия, техническую документацию, каталог, сертификаты и дипломы. Во всех документах фигурирует обозначение «АВТОМ-2» и сведения об осуществлении предпринимательской деятельности в области изготовления изделий из металла, машиностроении, производства ручных орудий и инструментов, а также рекламы, менеджмента в сфере бизнеса, административной деятельности в сфере бизнеса.
Мнение Роспатента согласуется с позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда России?скои? Федерации в постановлении которого N 14503/10 от 1 марта 2011 г. отмечается: «применительно к части 1 статьи 1486 Гражданского кодекса России?скои? Федерации заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законныи? интерес в прекращении правовои? охраны неиспользуемого товарного знака.
К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовои? охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своеи? деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.
Факт подачи нами заявки на регистрацию сходного товарного знака судом установлен. Что касается второго признака, то род товаров можно определить двумя способами - используя словари либо Международную классификацию товаров и услуг (МКТУ). МКТУ была разработана именно для целей регистрации товарных знаков используется. Именно эта классификация была взята нами для определения рода товаров. При этом её формулировки никоим образом не противоречат словарным определениям. Например Большой энциклопедический политехнический словарь содержит следующее определение ручного инструмента: «Различают ручной инструмент (долото, молоток, клещи и т.д.)» . В МКТУ «Долота», «Молотки», «Клещи» также отнесены к роду товаров «Ручные орудия и инструменты» 8 класс.
МКТУ состоит из классов, классы в свою очередь из заголовков и перечня товаров и услуг. Род товаров обозначен в заголовках классов. Конкретные товары или услуги указываются в следующем за заголовком перечне товаров или услуг.
Приведём заголовки классов по которым мы просим досрочного прекращения правовой охраны.
Заголовок 6 класса:
ОБЫЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ И ИХ СПЛАВЫ; МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ; ПЕРЕДВИЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ И СООРУЖЕНИЯ; МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕИ?; МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРОСЫ И ПРОВОЛОКА [НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ]; СКОБЯ- НЫЕ И ЗАМОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ; СЕИ?ФЫ; ИЗДЕЛИЯ ИЗ ОБЫЧНЫХ МЕТАЛЛОВ, НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДРУГИМ КЛАССАМ; РУДЫ.
Заголовок 7 класса:
МАШИНЫ И СТАНКИ; ДВИГАТЕЛИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДНАЗНАЧЕН- НЫХ ДЛЯ НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ); СОЕДИНЕНИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРЕДАЧ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДНАЗНА ЧЕННЫХ ДЛЯ НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ); СЕЛЬСКОХОЗЯИ?СТВЕННЫЕ ОРУДИЯ, ИНЫЕ ЧЕМ ОРУДИЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ; ИНКУБАТОРЫ; ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ
Заголовок 8 класса:
РУЧНЫЕ ОРУДИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ; НОЖЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ВИЛКИ И ЛОЖКИ; ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ; БРИТВЫ
Заголовок 35 класса:
РЕКЛАМА; МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ БИЗНЕСА; АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ БИЗНЕСА; ОФИСНАЯ СЛУЖБА
Представленные нами письменные доказательства указывают на осуществление деятельности по производству однородных товаров, а именно в области изготовления изделий из металла, машиностроении, производства ручных орудий и инструментов, а также осуществления услуг рекламы, менеджмента в сфере бизнеса, административной деятельности в сфере бизнеса.
2.
Ни одно из представленных ответчиком доказательств использования товарного знака не относятся к делу (в силу статьи 67 АПК РФ). А два из них к тому же являются недопустимыми.
Рассмотрим их.
Приложения к первому отзыву ответчика:
Приложения 2 – 5 свидетельствуют о сдаче в аренду помещения ИП Пономарёву А. Н. В договоре указано назначение, для которого помещение может использоваться: «торговое, производственное (автомастерская)». При этом никакого упоминания «АВТОМ» или «AVTOM» нет. Кроме того, нами было подано заявление о прекращении правовой охраны товарных знаков в отношении не всех, а лишь части товаров, и 37 класс (где указан «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в том числе автомобилей») не затронут.
Приложения 6-7 (копии налоговых деклараций) свидетельствуют об уплате налогов и не более. Товарные знаки «АВТОМ» или «AVTOM» там не упоминаются.
Приложение 8. Копии свидетельств на оспариваемые товарные знаки не могут служить доказательством их же использования. Наличие другого зарегистрированного изобразительного товарного знака №319059 с черепахой на пирамиде никак не подтверждает производство каких либо товаров или оказание услуг под знаками «АВТОМ» или «AVTOM» ИП Пономарёвым А. Н.
Приложение 9. Копии титульных листов патентов на полезные модели, зарегистрированные на имя ИП Пономарёва А. Н. подтверждают наличие у него интеллектуальной собственности, но опять же, никоим образом не говорят о производстве каких либо товаров или оказании услуг под товарными знаками «АВТОМ» или «AVTOM».
Приложение 10, 11, 12 по своей датировке не относятся к трёхлетнему периоду до подачи заявления о неиспользовании товарного знака - с 26 ноября 2009 г. по 26 ноября 2012 г. (п. 1 ст. 1486 ГК РФ).
Приложение 13 (данные о свидетельстве на наш товарный знак) не относится к использованию знака ответчиком.
Ответчик передал также «Отзыв №2». Нам не было предоставлено возможности заблаговременно ознакомиться с отзывом и значительным пакетом приложенных к нему документов, что противоречил принципу состязательности и является грубым нарушением п. 4 ст. 65 АПК РФ. Что касается существа приложений ко второму отзыву ответчика:
Приложение 1. Договор о совместной деятельности (негласное товарищество). Одновременно является и неотносимым и недопустимым доказательством .
Неотносимость.
По своей датировке не относится к трёхлетнему периоду до подачи заявления о неиспользовании товарного знака - с 26 ноября 2009 г. по 26 ноября 2012 г. (п. 1 ст. 1486 ГК РФ).
Недопустимость.
Кроме того, согласно постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда России?скои? Федерации No 11696/10 от 9 декабря 2010 г. такого рода договоры без регистрации в Роспатенте не являются надлежащим доказательством: «Суд признал, что правообладатель не являлся изготовителем продукции и этикеток, на которых применялся товарныи? знак, продукция производилась, маркировалась и реализовывалась ЗАО «АТК» и его правопреемником во исполнение договоров простого товарищества.
Однако представленные суду договоры простого товарищества не содержали существенных условии? лицензионного договора и вопреки деи?ствовавшеи? во время заключения и исполнения этих договоров статье 26 Закона о товарных знаках не были зарегистрированы в Роспатенте, следовательно, суд апелляционнои? инстанции правомерно отверг их в качестве доказательств надлежащего использования товарного знака.»
На заседании суда, состоявшемся 22 мая 2013 года нами было озвучено данное разъяснение Президиума ВАС РФ.
В утратившем силу Законе о товарных знаках говорилось «Договор о передаче исключительного права на товарный знак (договор об уступке товарного знака) и лицензионный договор регистрируются в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без этой регистрации указанные договоры считаются недействительными».
Аналогичные положения содержит действующий ГК РФ:
Ст. 1490
«Форма и государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на товарныи? знак
1. Договор об отчуждении исключительного права на товарныи? знак, лицензионныи? договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарныи? знак, должны быть заключены в письменнои? форме и подлежат государственнои? регистрации в федеральном органе исполнительнои? власти по интеллектуальнои? собственности».

Ст. 1235
«Несоблюдение письменнои? формы или требования о государственнои? регистрации влечет за собои? недеи?ствительность лицензионного договора».

П. 1 ст. 167
«Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения».
П.п. 3.4 Договора о совместной деятельности (негласное товарищество) содержит пункт о распоряжении исключительным правом на товарный знак. При этом договор в Роспатенте не зарегистрирован, что является нарушением ст. 1490 ГК РФ и влечёт его недействительность в соответствии со ст. 1235 ГК РФ.
Приложение 2. Правообладатель товарного знака (ИП Пономарёв) не указан. Фигурирует установка для плазменной резки. Даже в «Договоре о совместной деятельности» такого товара нет.
Приложение 3, 4. Указана производственная компания «Автом». Вообще не значится нигде в совместных документах. В том числе в «Договоре о совместной деятельности».
Приложение 5, 6. Квитанции. Недопустимое доказательство и кроме того являются относится к делу. В нарушение п. 4 ст. 65 АПК РФ нам были представлены копии лишь первых страниц подшивок квитанций. Только на одной указан ИП Пономарёв в связи с «ремонтом колеса». Как отмечалось, нами было подано заявление о прекращении правовой охраны товарных знаков в отношении не всех, а лишь части товаров, и 37 класс (где указан «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в том числе автомобилей») не затронут. Неграмотным является подход ответчика, относящий производство инструмента к автосервису, а также к производству оборудования. Оборудование имеет амортизационный срок, облагается по другой системе налогами и по сути является иным товаром.
Приложение 7, 8. Поддержание действия патента на полезную модель никак не свидетельствует о выпуске какой либо продукции, тем более продукции под конкретной маркой.
Приложение 9. Доказательство кроме неотносимости является недопустимым. Это обычная распечатка не обладающая достоверностью. Невозможно сказать, действительно ли существовала (существует) распечатанная информация или она искусственно набрана и распечатана заинтересованным лицом. Не произведено обеспечения данного доказательства ни нотариально, ни судом. На нарушение п. 6 ст. 71 АПК РФ нами указано на заседании: «Арбитражный суд не может считать доказанным факт, подтверждаемый только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен или не передан в суд оригинал документа, а копии этого документа, представленные лицами, участвующими в деле, не тождественны между собой и невозможно установить подлинное содержание первоисточника с помощью других доказательств».
Кроме того, заказчиком не является правообладатель. Им выступает физическое лицо. В рекламе значится «защита картера», а нами досрочного прекращения в отношении данного товара не заявлялось.
Приложение 10. Дипломы. В них не значится правообладатель. Упоминается ПК «Автом. Она не значится нигде в связи с ИП Пономарёвым. В том числе в «Договоре о совместной деятельности». Только на одном дипломе «сервисный центр «Автом». При этом нет никаких указаний на товар с которым сервисный центр учавствовал в выставке «Машекс». Удостоверяется только участие.
Приложение 11. Фотографии с защитами картера, фаркопами, атосервисом, без дат, следовательно нельзя установить по своей датировке относятся ли они к трёхлетнему периоду до подачи заявления о неиспользовании товарного знака - с 26 ноября 2009 г. по 26 ноября 2012 г. (п. 1 ст. 1486 ГК РФ).

На основании изложенного и в соответствии со статьями 110, 257, 259, 260 АПК РФ,

ПРОШУ:

1. Отменить решение Арбитражного суда г. Москвы от 29 мая 2013 года по делу №А40-152621/12 о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования полностью и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.
2. Взыскать с индивидуального предпринимателя Пономарёва Андрея Николаевича в пользу общества с ограниченной ответственностью «Автом-2» 2000 руб. госпошлины за подачу апелляционной жалобы.
3. Взыскать с индивидуального предпринимателя Пономарёва Андрея Николаевича в пользу общества с ограниченной ответственностью «Автом-2» судебные издержки, состоящие из сумм, выплаченных представителю – патентному поверенному РФ №1294 Василенко Д. В.: за участие в заседании – 20000 руб. за каждое судебное заседание, вознаграждение представителю в случае досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков №322041 и №381674 вследствие их неиспользования в отношении части товаров – 18000 рублей.

Приложение:

1. Копия оспариваемого решения арбитражного суда – на 5 л.
2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины – на 1 л.
3. Документы, подтверждающие направление ответчику и третьему лицу, копий апелляционной жалобы и документов, которые у них отсутствуют – на 2 л.
4. Доверенность, подтверждающая полномочия на подписание апелляционной жалобы - на 1 л.
5. Копия договора на оказание юридических услуг – на 4 л.

Общество с ограниченной ответственностью «Автом-2»
ул. Латненская, 15 Г, Воронеж.

______________ патентный поверенный РФ № 1294 Василенко Д. В. по доверенности от 9 октября 2012 г.
5.06.2013

В Девятый арбитражный апелляционный суд

Заявитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Автом-2»
ул. Латненская, 15 Г, Воронеж.
 Адрес для корреспонденции: Василенко Д. В., ул., Никитинская, д. 19., кв. 53, г. Воронеж, 394036.
a@patentv.ru
Тел.: +7(473) 235-63-86

Ответчик:
Индивидуальный предприниматель Пономарёв Андрей Николаевич
ул. Олега Кошевого, д. 44, кв. 15, г. Екатеринбург, 620087.

Третье лицо:
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Бережковская набережная, д. 30, корп. 1, г. Москва, 123995.

Дело № А40-152621/12

ДОПОЛНЕНИЕ К АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЕ

Настаиваем, на том, что нам необходимо доказать производство не тождественных, а именно однородных товаров.
Во-первых. В соответствии с п. 5 Информационного письма Роспатента  «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием» «к таким лицам можно также отнести юридических лиц, обладающих исключительным правом на фирменное наименование, а также некоммерческие организации, в случае, если собственное наименование юридического лица тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и юридическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность в той области, к которой относятся товары, услуги, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака» .
Во-вторых. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 14503/10 от 1 марта 2011 г. гласит:  «применительно к части 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.
К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака» .
В-третьих. В официально утверждённых приказом Роспатента методических рекомендациях по определению однородности товаров и услуг сказано: «Вывод об однородности товаров делается… в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.
Принятая Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) не влияет на оценку однородности товаров и услуг».
Согласно п.п. 4.2 данных методических рекомендаций, классы 6, 7 и 8 МКТУ – корреспондирующие, содержащие однородные товары.
Далее в п.п. 3.1.1 рекомендаций отмечается: «Например, однородными товарами являются следующие товары 25 класса МКТУ: "платье, блузки, юбки, жакеты, брюки, пиджаки", так как все эти товары относятся к одной родовой группе "одежда"» .
Аналогично, зарегистрированные на имя ответчика: «клещи, кусачки, молотки, выколотки, метчики и др.» и производимые нами товары: «гайкоруб (гайколом) , шпильковёрт , бородок , съемник универсальный с ручкой , съемник шаровых , съемник двухлапый , съемник трёхлапый , удлинитель , зубило , ключ фильтра-цепь и др.» относятся к одной родовой группе «ручные инструменты».
В этой связи, именно в доказательство однородности производимых нами и зарегистрированных на имя ответчика товаров, приводим следующую таблицу.

[Приводится только первая страница таблицы. Полносттью она зпнимает более 30 листов.]

Отметим в заключение, что большинство инструмента, производимого ООО «Автом-2» прямо не названо в МКТУ. Нет в данной классификации «гайколома», «шпильковёрта», «бородка», «съёмника универсального с ручкой» и других. Поэтому мы можем доказать производство лишь однородных товаров.

Приложение.
1-25 – сведения о том к какому роду относятся товары, для которых зарегистрирован товарный знак ИП Пономарёва А. Н. и производимые ООО «Автом-2».
26 - Документы, подтверждающие направление ответчику и третьему лицу, копий – на 2 л.

Общество с ограниченной ответственностью «Автом-2»
ул. Латненская, 15 Г, Воронеж.

______________ патентный поверенный РФ № 1294 Василенко Д. В. по доверенности от 9 октября 2012 г.
3.10.2013 г.

В Суд по интеллектуальным правам
(через Арбитражный суд г. Москвы)

Заявитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Автом-2»
ул. Латненская, 15 Г, Воронеж.
 Адрес для корреспонденции: Василенко Д. В., ул, Никитинская, г. Воронеж, 394036.
a@patentv.ru
Тел.: +7(473) 235-63-86

Ответчик:
Индивидуальный предприниматель Пономарёв Андрей Николаевич
ул. Олега Кошевого, д. 44, кв. 15, г. Екатеринбург, 620087.

Третье лицо:
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Бережковская набережная, д. 30, корп. 1, г. Москва, 123995.

Дело № А40-152621/12

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА
ООО «Автом-2»
на решение Арбитражного суда г. Москвы
от 29 мая 2013 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 октября 2013 года.

Решением Арбитражного суда г. Москвы отклонены полностью требования заявителя - Общества с ограниченной ответственностью «Автом-2» по данному делу о досрочном прекращении  правовой охраны товарных знаков №322041 и №381674 в отношении:

• части товаров 6 класса МКТУ - наконечники; рукоятки, ручки, ключи гаечные, скребки для обуви.
• части товаров 7 класса МКТУ - аппараты газосварочные, вороты, домкраты (машины), домкраты реечные; газонокосилки, дернорезы, бороны, плуги, жатки, грабли механические, веялки, грохоты; дрели ручные электрические; инструменты режущие; инструменты ручные; карбюраторы; краскораспылители, машины для окрасочных работ, машины для штамповки, машины и устройства полировальные (электрические), машины клепальные, машины листоправильные, машины правильные, машины резальные, машины формовочные, машины стиральные, машины швейные, прялки, мельницы, кофемолки, механизмы для управления двигателями и моторами (гидравлические, пневматические), пилы, пистолеты, распылители краски; станки (гайконарезные, для заточки, для нарезания резьбы в глухом отверстии, резьбонарезные, дыропробивные); стеклорезы (детали машин), установки для мойки транспортных средств, установки для обезжиривания, для отсасывания, удаления пыли; устройства для управления машинами или двигателями; устройства погрузочно-разгрузочные; устройства подъемные, устройства электромеханические (для приготовления напитков, пищевых продуктов), устройства для мойки, устройства для отделочной обработки, устройства для чистки обуви.
• всех товаров 8 класса МКТУ.
• части услуг 35 класса МКТУ - реклама; аренда площадей для размещения рекламы; распространение рекламных материалов; демонстрация товаров; распространение образцов; продвижение товаров для третьих лиц, организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; изучение рынка, исследования в области бизнеса.

Согласно этому решению суд установил:

• «Совокупность представленных истцом доказательств не свидетельствует об осуществлении или возможности осуществлять деятельность, аналогичную видам деятельности, в отношении которых истец просит досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков ответчика. При таких обстоятельствах наличия фирменного наименования и подачи заявки на регистрацию товарного знака недостаточно для признания лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны чужих товарных знаков.»
• «Из объяснений ответчика и представленных им доказательств следует, что ответчик фактически использует оспариваемые товарные знаки в своей производственной деятельности.»

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 октября 2013 года решение Арбитражного суда города Москвы от 29 мая 2013 года по делу по № А40-152621/2012 оставлено без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения.
С  решением Арбитражного суда города Москвы суда полностью не согласны по следующим основаниям.
При его вынесении суд неправильно применил нормы материального права. Выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют материалам дела.
1. Заинтересованность истца
В силу нормы п. 1 статьи 1486 ГК РФ «заявление  о  досрочном  прекращении  правовой  охраны  товарного  знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом».
Мы представили значительный пакет документов (на 129 листах), свидетельствующий об осуществлении предпринимательской деятельности в той же области (приложения 9-19, 30, 31) включающий учредительные документы, заявку и свидетельство на товарный знак, договоры поставки, накладные, письма Воронежского центра стандартизации, решение органа сертификации, сертификаты соответствия, техническую документацию, каталог, сертификаты и дипломы. Во всех документах фигурирует обозначение «АВТОМ-2» и сведения об осуществлении предпринимательской деятельности в области изготовления изделий из металла, машиностроении, производства ручных орудий и инструментов, а также рекламы,  менеджмента  в  сфере  бизнеса,  административной деятельности в сфере бизнеса.
В апелляционной жалобе нами было подробно изложены обстоятельства заинтересованности.
В соответствии с определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2013 г., мы представили дополнительные письменные пояснения по приобщенным к делу А40-152621/12 доказательствам в отношении производства нами товаров (оказания услуг) по каждой позиции спорных классов МКТУ.
Кроме того, заинтересованность является условием подачи заявления и начало рассмотрения доказательств и доводов ответчика по вопросу использования им товарных знаков говорит о согласии суда с этим фактом заинтересованности.

2. Доказательства использования ответчика
В постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда сделан следующий вывод: «Ответчиком на обозрение суду апелляционной инстанции представлена налоговая отчетность за период 2009 по 2012г.г., из которых следует, что ответчик реально ведет производственно-хозяйственную деятельность. Кроме того, ответчику принадлежат патенты на полезную модель No 52379, 53391, 68083. Между ИП Пономаревым А.Н., ИП Беловым А.А. и ООО «Сервисный центр Автом» заключен договор о совместной деятельности (негласное товарищество) от 25.06.2009. Протоколом собрания участников от 01.08.2011 дано согласие на присоединение к товариществу ООО «Производственная компания Автом». Представленными договорами поставки за 2011, 2012 гг. подтверждается, что участниками товарищества производилась реализация оборудования под обозначением АВТОМ, которое указано в документации. В дело представлены рекламные материалы ИП Пономарева А.Н. с использованием обозначений АВТОМ и AVTOM, фотографии производимой ответчиком продукции с наклейками, содержащими указание на ответчика как производителя и оспариваемые товарные знаки, фотографии вывески автосервиса с указанием обозначения ответчика и обозначения АВТОМ.
Совокупность данных доказательств с достоверностью подтверждает, что ответчик непосредственно либо в рамках договора простого товарищества от 25.06.2009г. производит, либо участвует в производстве, реализации спорных и однородных товаров и услуг.»
Рассмотрим выводы апелляционной инстанции по отдельности:

Вывод 1. «Ответчиком на обозрение суду апелляционной инстанции представлена налоговая отчетность за период 2009 по 2012г.г., из которых следует, что ответчик реально ведет производственно-хозяйственную деятельность».
Данные эти свидетельствуют об уплате налогов и не более. Товарные знаки «АВТОМ» или «AVTOM» там не упоминаются.

Вывод 2. «Кроме того, ответчику принадлежат патенты на полезную модель No 52379, 53391, 68083».
Это говорит лишь о том, что ответчиком было запатентовано «Устройство для защиты картера двигателя легкового автомобиля», «Быстросъемное крепежное устройство» и «Универсальное предельное крепежное устройство». Подтверждением того, что эти запатентованные изделия выпускались, а тем более маркировались какими-либо товарными знаками патенты служить не могут. Обозначения «АВТОМ» или «AVTOM» в патентах не встречаются.

Вывод 3. «Между ИП Пономаревым А.Н., ИП Беловым А.А. и ООО «Сервисный центр Автом» заключен договор о совместной деятельности (негласное товарищество) от 25.06.2009»».
Договор о совместной деятельности (негласное товарищество). Одновременно является и неотносимым и недопустимым доказательством .
Неотносимость.
 Сам по себе договор не может служить доказательством использования товарного знака, т.к. по своей датировке не относится к трёхлетнему периоду до подачи заявления о неиспользовании товарного знака - с 26 ноября 2009 г. по 26 ноября 2012 г. (п. 1 ст. 1486 ГК РФ). Ответчику следует доказать использование товарного знака именно в течение 3-х лет до подачи нашего заявления.
Недопустимость.
Согласно постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации No 11696/10 от 9 декабря 2010 г. такого рода договоры без регистрации в Роспатенте не являются надлежащим доказательством: «Суд признал, что правообладатель не являлся изготовителем продукции и этикеток, на которых применялся товарный знак, продукция производилась, маркировалась и реализовывалась ЗАО «АТК» и его правопреемником во исполнение договоров простого товарищества.
Однако представленные суду договоры простого товарищества не содержали существенных условий лицензионного договора и вопреки действовавшей во время заключения и исполнения этих договоров статье 26 Закона о товарных знаках не были зарегистрированы в Роспатенте, следовательно, суд апелляционной инстанции правомерно отверг их в качестве доказательств надлежащего использования товарного знака.»
В утратившем силу Законе о товарных знаках говорилось «Договор о передаче исключительного права на товарный знак (договор об уступке товарного знака) и лицензионный договор регистрируются в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без этой регистрации указанные договоры считаются недействительными».
Аналогичные положения содержит действующий ГК РФ:
Статья 1235 даёт следующее определение лицензионному договору: «По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах».
Согласно «Договору о совместной деятельности (негласное товарищество)» владелец товарного знака Пономарёв А. В. предоставляет право использования товарных знаков (то есть средств индивидуализации)  «АВТОМ» и «AVTOM» другим сторонам – Белову А. А. и ООО «Сервисный центр Автом». Пункт 3.4 договора так и гласит: «Производимая продукция, указанная в договоре негласного товарищества, маркируется товарными знаками «Автом» и «Аvtom», охраняемых свидетельствами РФ №№322041 и 381674».
Таким образом, несмотря на формальный заголовок «Договор о совместной деятельности», по содержанию это лицензионный договор.

В силу нормы статьи 1490 ГК РФ:
«Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности».

Ст. 1235
«Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора».

П. 1 ст. 167
«Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения».
П.п. 3.4 Договора о совместной деятельности (негласное товарищество) содержит пункт о распоряжении исключительным правом на товарный знак. При этом договор в Роспатенте не зарегистрирован, что является нарушением ст. 1490 ГК РФ и влечёт его недействительность в соответствии со ст. 1235 ГК РФ.

Вывод 4. «Протоколом собрания участников от 01.08.2011 дано согласие на присоединение к товариществу ООО «Производственная компания Автом»»
К недействительному договору присоединиться нельзя.
Согласно П. 1 ст. 167 ГК РФ
«Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения».

• «Представленными договорами поставки за 2011, 2012 гг. подтверждается, что участниками товарищества производилась реализация оборудования под обозначением АВТОМ, которое указано в документации».

Рассмотрим товары, указанные в договорах:

• Машина плазменной резки для раскроя листового металла АВТОМ-1
• Источник питания для машины плазменной резки «160а»,
• Станок ЧПУ с рельсовыми путями
• Вентиляционный стол
• Станок ЧПУ АВТОМ-2 Р Раскрой 1500*3000*
• Станок ЧПУ 1
• Станок ЧПУ «Автом-2»
• Станок ЧПУ
• Установка плазменной резки Автом-1А

Таким образом, согласно данным договорам ООО «ПК Атом» (а не владельцем товарного знака) поставлялись (не производились) главным образом станки для резки металла с ЧПУ (станки, оборудованные числовым программным управлением, называются станками с ЧПУ).
Отметим, что станки и другое оборудование именно поставлялись, все договоры являются договорами поставки. Никаких данных о том, что ООО «ПК Автом» продавал станки своего производства договоры не содержат.
При этом суд считает, что ООО «ПК Автом» производил и продавал станки под контролем  владельца товарного знака Пономарёва А. Н. по «Договору о совместной деятельности». Однако в его пункте 1 («Предмет договора») читаем (приводится полностью):
«Согласно настоящему договору участники обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица с целью соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица с целью разработки и производства безопасных защит поддона картера двигателя и трансмиссии автомобилей, их креплений, фаркопов, домкратов, и других автомобильных принадлежностей, приспособлений и инструментов, технологии высококачественных защитно-декоративных полимерных покрытий изделий из оцинкованного чёрного, цветного металла, извлечения прибыли от их внедрения и продвижения на отечественном и зарубежном рынках брэнда «Автом» («Avtom»). Существование и состав товарищества не раскрывается для третьих лиц».
Очевидно, что станки для резки металла с числовым программным обеспечением (а также их принадлежности) к вышеуказанным товарам ни в коей мере не относятся.
Даже если считать «Договор о совместной деятельности» допустимым доказательством он не охватывает производство станков для резки металла и принадлежностей к ним.
Ещё раз подытожим факторы не относимости касательно договоров поставки:

• не доказывают производство товара, продавец далеко не всегда является производителем;
• в договорах значится не правообладатель товарных знаков, а иное лицо, связь которого с правообладателе доказывается недействительным договором;
• при этом в «Договоре о совместной деятельности» нет согласия правообладателя на размещение товарного знака на станках для резки металла. Перечень товаров, которые производятся в рамках этого договора закрытый, он приведён в пункте 1 и станков для резки металла, равно как  и принадлежностей к ним, там нет. Таким образом, размещение товарного знака на указанных станках рамками договора не охватывается. А использование товарного знака третьим лицом не может служить доказательством использования его правообладателем.

Даже если отбросить все отмеченные доводы, станки для резки металла – это один из множества товаров в отношении которых мы просим досрочного прекращения охраны и судом могло быть вынесено решение о частичном удовлетворении заявления и прекращении охраны для части товаров. Очевидно, что станок для резки металла это не «наконечник» не «рукоятка», не «ручка», не «ключ гаечный» и так далее.
А доказательств производства товаров даже отдалённо напоминающих, например «наконечник», ответчиком не представлено.
При этом подавляющее большинство товаров в отношении которых мы заявили о досрочном прекращении относятся к ручному инструменту. Никаких доказательств производства ручного инструмента ответчиком не представлено.

Вывод 6. «В дело представлены рекламные материалы ИП Пономарева А.Н. с использованием обозначений АВТОМ и AVTOM, фотографии производимой ответчиком продукции с наклейками, содержащими указание на ответчика как производителя и оспариваемые товарные знаки, фотографии вывески автосервиса с указанием обозначения ответчика и обозначения АВТОМ».
Доказательства не являются относимыми. Фотографии с защитами картера, фаркопами, атосервисом, без дат, следовательно нельзя установить относятся ли они к трёхлетнему периоду до подачи заявления о неиспользовании товарного знака - с 26 ноября 2009 г. по 26 ноября 2012 г. (п. 1 ст. 1486 ГК РФ).
К тому же ИП Пономарёв А. Н. упоминается лишь в связи с производством товара «защита картера», а нами досрочного прекращения в отношении данного товара не заявлялось. При удовлетворении судом наших требований у ответчика останется свидетельство на товарный знак с этим товаром. Из свидетельства на товарный знак будут удалены лишь товары и услуги, которые им не используются.

Нами неоднократно обращалось внимание суда на то, ответчиком производится лишь один товар - защиты картера автомобилей; ООО «ПК Автом» (связь с которым доказывается недействительным договором)  производит лишь станки для резки металла. При этом ответчиком зарегистрированы знаки «Автом» и «Avtom» для явно избыточного числа товаров (более чем для 400) от стиральных машин до вышек для прыжков в воду; от рельс до швейных машин. Наше предприятие прошло государственную регистрацию под наименованием «Автом-2» более чем за  10 лет до регистрации ИП Пономарёвым  А. Н. на своё имя товарного знака «Автом».

На основании изложенного и в соответствии со статьями 110, 273,  276, 287, 288 АПК РФ,

ПРОШУ:

Отменить решение Арбитражного суда г. Москвы от 29 мая 2013 года по делу №А40-152621/12, принять по делу новый судебный акт.

Приложение:
1. Копии решения и постановления.
2. Платежное поручение об оплате госпошлины.
3. Квитанции о направлении копии жалобы лицам, участвующим в деле.
4. Доверенность представителя.

Общество с ограниченной ответственностью «Автом-2»
ул. Латненская, 15 Г, Воронеж.

______________ патентный поверенный РФ № 1294 Василенко Д. В. по доверенности от 27 сентября 2013 г.
6.12.2013