Победа в Палате по патентным спорам в деле о товарном знаке. «Боравто» на рынке с 2005 года. Основными видами деятельности предприятий, являются реализация, ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей. Боравто официальные дилеры LADA, BAIC, KAIYI, OMODA, JAECOO, Geely, Москвич и УАЗ. У компании 8 дилерских центров, расположенных в Борисоглебске, Воронеже, Тамбове, Липецке, Ставрополе и Ростове-на-Дону.
Вход в автосалон «Рено».
Хроника
1. Через систему электронного взаимодействия подана заявка.
2. Экспертиза направила в наш адрес уведомление о том, что знак не может быть зарегистрирован.
3. Среди прочего нам была противопоставлена заявка, которую в ближайшее время должны были признать отозванной. Мы попросили экспертизу подождать с вынесением решения до этого момента.
ФИПС
Бережковская набережная, д. 30, корп. 1, Москва, 123995.
От ООО «Борисоглебск-АВТО»
Адрес для корреспонденции: ул. Никитинская, д. ___, оф. ___, Воронеж, 394036, Василенко Дмитрию Витальевичу a@vetvrn.ru
Тел.: +7 (903) 655-41-76
Ответ на уведомление
На ваш №2013709867/50(W13001290) от 28.04.2014 по заявке на регистрацию товарного знака «Боравто».
Заявитель не может согласиться с однородностью заявленных нами услуг и теми товарами, что зарегистрированы по свидетельству 429018. В случае однородности услуги по оптовой и розничной продаже товаров каким-либо товарам это сделало бы невозможной её регистрацию при наличии сходного знака, зарегистрированного для любого класса МКТУ до 35.
Также услуга по ремонту, техобслуживанию и осмотру автомобилей не может быть однородной производству стёкол. Автомастерские стёкла не производят.
По заявке №2012740418 не оплачена вовремя пошлина за регистрацию. Также и дополнительный срок истекает 12 ноября 2014 года. После чего, она будет признана отозванной.
Кроме того, нам неизвестно в отношении каких услуг заявленного знака принято решение о регистрации.
Во избежание усложнения процедуры регистрации знака в связи с подачей возражения в Палату по патентным спорам, просим отложить принятие решения по заявке до 12 ноября 2014 года, когда будет отозвана заявка на товарный знак 2012740418.
_____________ Василенко Д. В., патентный поверенный РФ №1294
28.10.2014
4. Экспертиза пошла нам на встречу и отложила вынесение решения. Однако нам было отказано в регистрации по причине сходства с зарегистрированным товарным знаком "Боравтостекло".
5. Мы не согласились с решением и подали возражение в Палату по патентным спорам Роспатента.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности
Бережковская набережная, д. 30, корп. 1, Москва, 125993.
От общества с ограниченной ответственностью «Боравто».
Адрес для корреспонденции: Василенко Д. В., ул, Никитинская, д. 19., к. 53, г. Воронеж, 394036.
a@patentv.ru
Тел.: +7 473 235-63-86
Возражение на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака
4 декабря 2014 года по заявке на регистрацию товарного знака №2013709867 экспертизой заявленного обозначения было вынесено решение об отказе.
Отказ был мотивирован наличием зарегистрированного товарного знака «БОРавтоСТЕКЛО» №429018, охраняемого для товаров 9, 12 и 21 классов, которые однородны заявленным нами услугам .
Заявленное обозначение
Противопоставленное обозначение.
Экспертиза указала, что товары 09 класса «стекла светозащитные [противоослепляющие] (атермальные)»; 12 класса «зеркала заднего вида; стекла ветровые» и 21 класса «стекла для окон транспортных средств [полуфабрикаты]; стекло листовое [необработанное]; стекло матовое; стекло с введенными внутрь тонкими электрическими проводниками; стекло необработанное или частично обработанное [за исключением строительного]» однородны заявленным нами услугам 35 класса «услуги по розничной, оптовой продаже товаров» и 37 класса «ремонт, техническое обслуживание и осмотр автомобилей».
В решении отмечается: «В данном случае сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства, обусловленную включением в сравниваемые обозначения элементов «БОРАВТО». Таким образом диапазон товаров (услуг), рассматриваемых как однородные, расширен» .
Мы возражаем против решения экспертизы по следующим основаниям.
1. Сходство противопоставленных обозначений не настолько высоко, чтобы охрана распространялась на услуги.
Согласно п.п 14.4.2.2 б Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания и п.п. 4.2.2.1 «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство» графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.
Словесный элемент «БОРавтоСТЕКЛО» воспринимается как три различных слова: Бор, Авто, Стекло, что обусловлено различным оформлением этих частей.
В целом словесные элементы слабо проработаны, шрифт не акцидентный. Относится к текстовым шрифтам. По классификации Кричевского В. Г. - к типу гротеск – «наборный шрифт без засечек и заметного контраста» . В целом шрифт максимально простой, без каких либо ярких характерных особенностей, в том числе не имеет «наплывов» и «капель» . Основные и соединительные штрихи в буквах не имеют отличий по толщине и форме. Внутрибуквенные просветы значительны. Шрифт без засечек. Использована кириллица.
При этом элементы распадаются на отдельные слова.
БОР - выполнен прописными буквами. По насыщенности – полужирный. Цвет – синий.
авто – выполнен строчными буквами. Насыщенность – нормальная. Цвет чёрный. Буквы имеют наклон. На то, что использованы строчные буквы явно указывает первая «а». Напомним, что прописная имеет вид двух линий с перекладиной: «А» и ни в одном шрифте не идентична строчной .
СТЕКЛО - выполнен прописными буквами. По насыщенности – полужирный. При этом насыщенность выше, чем у элемента «Бор». Цвет – чёрный.
Итак, экспертиза считает «БОРавтоСТЕКЛО» одним словом. Основание тому – отсутствие междусловных пробелов. Действительно по правилам русского языка, в случае написания отдельных слов они должны быть.
Однако с другой стороны правилами русского языка не предусмотрено написание первых трёх букв слова прописными, затем четырёх строчными и нескольких в конце – тоже прописными . Так пишутся только отдельные слова.
Почему же экспертиза правило о пробелах принимает во внимание, и считает обозначение одним словом (почему-то указав его в решении «БорАвтоСтекло », а правило о написании прописных и строчных игнорирует?
Следует ли считать «БОРавтоСТЕКЛО» одним словом или тремя?
На одной чаше весов лишь отсутствие пробелов.
На второй – использование строчных букв в середине слова.
Дополнительно на вторую чашу необходимо положить различие в цвете, наклоне и насыщенности шрифта.
При этом граница проходит именно по целым словам. Могло бы быть выделение, например в таком виде «БОРАвтОСТЕКЛО». Но четко разделены именно структурно-семантические единицы русского языка - слова.
I «БОР, -а предл. о боре, в бору, мн. боры, м. Сосновый лес, растущий на сухом, возвышенном месте» .
II «АВТО – нескл. ср. Разг. То же что автомобиль» .
III «СТЕКЛО – мн. стёкла, -кол, -клам, ср. 1. Прозрачное твёрдое вещество, получаемое при остывании расплава кварцевого песка с добавлением некоторых других веществ. … 2. Тонкий лист или другой формы изделие из этого вещества» .
В нашем случае выделения каких-либо единиц внутри слова нет, оно имеет единообразное начертание по цвету, насыщенности, наклону и использованию строчных и прописных. Это сложносоставное слово. Шанский Н. М.: «сложение представляет собой такой способ морфологического словообразования, с помощью которого новое слово создаётся путём объединения в одно словесное целое двух и более основ или слов (льноволокно, торфоразработки, научно-технический, идейно-воспитательный, машинопись, атомоход, кресло-кровать, вагон-ресторан и т.д.).»
В соответствии с п.п. 4.2.3.1 Методических рекомендаций «Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, за исключением ситуации, в которой смысловое значение названного элемента меняется благодаря сочетанию с другими словесными элементами; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей».
При этом, если наше обозначение можно считать неологизмом, образованным путём сложения, противопоставленное – представляет собой три разных слова.
Кроме того, наше обозначение выполнено акцидентным шрифтом.
В соответствии с п.п. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ «не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с … товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации».
Согласно п.п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – Правила) «Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия».
Подробнее подходы к сравнению обозначений рассмотрены в Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (Далее – Методические рекомендации).
В частности п.п. 6.3.2 гласит, что «При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный». В то же время, как видно из п.п. 6.3.3 того же документа, это не всегда очевидно: «Изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом. Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности». Изобразительный элемент противопоставленного товарного знака вполне обладает различительной способностью (не относится к часто используемым в товарных знаках разными лицами, не является простой фигурой). Наличие оригинальных изобразительных элементов в противопоставленных обозначениях ослабляет их сходство, но никак не усиливает это сходство.
2. Товары и услуги не однородны.
В пояснении к 35 классу МКТУ указано: «К классу относятся, в частности:
– сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями. Эти услуги могут осуществляться через розничные и оптовые магазины, почтовые каталоги продаж, электронные средства, например телемагазины или интернет-сайты».
Расширение однородности экспертом никак не обосновано. Просто сказано: «данные услуги являются связанными с указанными товарами и могут оказываться в совокупности».
В целом магазины и мастерские регистрируют обозначения для продажи и ремонта товаров самого широкого спектра производителей. Производитель же регистрирует знак для своего товара и разумеется продает его в итоге.
В случае если бы регистрация знака для производства противоречила регистрации для продажи – достаточно было бы зарегистрировать знак для розничной или оптовой торговли и получить в итоге охрану для всех классов МКТУ с 1 по 34, где идёт речь товарах.
Практика Роспатента и, в частности, рассмотрения возражений в Палате по патентным спорам показывает, что регистрация знака для товара не противоречит его регистрации для услуг оптовой и розничной торговли (дело по заявке №2009733607 «Леммакс»).
Производитель не может сам себе оказывать услугу по продаже товаров оптом и в розницу. Равно как и оказывать себе услуги по рекламе и продвижению и другие, включённые в 35 класс.
Согласно п.п. 3.1.4. Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания «одним из вспомогательных признаков однородности товаров являются условия их реализации». За услугами по ремонту автомобилей к производителям стекла не обращаются.
П. 3.7. Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания указывает, что лишь "в ситуации, когда заявленное обозначение и противопоставленныи? товарныи? знак (обозначение) являются тождественными или незначительно отличаются друг от друга, т.е. почти тождественны, однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги. Например, однородными в этом случае могут быть признаны товары «автомобили» (12 класс МКТУ)" и услуги «ремонт и техническое обслуживание автомобилеи?» (37 класс МКТУ)».
В нашем случае знаки назвать незначительно отличающимися нельзя, тем более они не тождественны.
Вполне понятно указание в примере в методических рекомендациях «автомобилей». Производство такого рода весьма затратно, науко- и трудоёмко. Очевидно что, во-первых, марки автомобилей широко известны: «Мерседес», «БМВ», «Рено», «Вольво» и так далее. Во-вторых предполагают наличие одноимённых автосервисов и мастерских. Чего не скажешь о производителях стекла. Они не так широко известны и не имеют массовой практики открытия одноимённых мастерских. Нельзя ставить рядом малоизвестного производителя стекла из Челябинска «БОРавтоСТЕКЛО», со знаком, состоящим из трёх слов, различительная способность двух из которых («Авто» и «Стекло») сильно размыта, в связи с использованием различными производителями, если не сказать, что они указывают на товар и, например, оригинальные, широко известные обозначения «Volkswagen», «Mazda», «Audi» и другие.
Марки автомобилей широко известны в мире. Так ли известны производители стёкол?
Четыре ведущих мировых производителя стёкол :
1. Асахи глас компани:
2. Сен-гобен:
3. Ниппон шит глас груп:
4. Гардиан:
Известны ли эти производители в той же мере что и автозаводы?
Сопоставима ли узнаваемость среди рядовых потребителей обозначений, например таких производителей:
А при этом «Эй джи си» - ведущий мировой производитель стекла.
Большинство автовладельцев, то есть тех лиц, кому будет оказываться услуга по ремонту, и не знает марок стекла. Ими в первую очередь интересуются сами автомастерские.
Считаем, что некорректно ставить в один ряд автопроизводителей и производителей стекла. Кроме того, наше обозначение нельзя назвать «почти тождественным» противопоставленному, как того требуют методические рекомендации. Оно не копирует стиль зарегистрированного знака, имеет оригинальный отличающийся графический элемент, а словесная часть ясно воспринимается как одно слово.
3. Товарный знак приобрёл различительную способность.
Обозначение образовано от местонахождения предприятия – города Борисоглебск и слова «авто».
В подтверждение приобретённой различительной способности прилагаем учредительные документы предприятия, сведения о размещении сайта, рекламе, оказании заявленных услуг.
На основании изложенного, в соответствии со статьёй 1500 ГК РФ в связи с возможностью служить индивидуализации товаров юридического лица, просим произвести регистрацию заявленного обозначения.
Приложение.
Приложение 1. Решение об отказе в регистрации товарного знака – на 4 л.
Приложение 2. Словарь русского языка. – Издание второе, исправленное и дополненное/ Академия наук СССР. Институт русского языка. – М.: Издательство «Русский язык», 1981. Копии страниц – на 6 л.
Приложение 3. Учредительные документы – на 19 л.
Приложение 4. Сертификат дилера, сведения о деятельности, размещении рекламы и сайта – на 7 л.
Приложение 5. Акт о размещении радиорекламы, запись рекламы – на 1 л. и 1 диске.
Приложение 6. Договоры продажи автомобилей – на 51 л.
Приложение 7. Заказ-наряды на ремонт автомобилей – на 54 л.
Приложение 8. Платёжное поручение №3354 от 10.12.2014 года – на 1 л.
Приложение 9. Копия доверенности (находится в материалах заявки №2013709867)– на 1 л.
Приложение 10. Стекольная промышленность. Распечатка сайта компании «ЭнЭсЖди Груп» http://www.nsg.com/en/about-nsg/whatwedo
Распечатка страницы Википедии с данными о ведущих мировых производителях стекла: https://en.wikipedia.org/wiki/Nippon_Sheet_Glass
________________ Василенко Д. В., патентный поверенный РФ №1294
25 декабря 2014 года.
6. На первом заседании Палаты по патентным спорам нам был противопоставлен ещё один знак - "Бор". Данного знака не было в решении экспертизы и всвязи с этим было назаначено ещё одно заседание.
7. Мы вылетели в Челябинск на переговоры и получили согласие владельца товарного знака "Боравтостекло" на регистрацию знака.
8. Мы провели переговоры, посетили Белгород и получили согласие владельца товарного знака "Бор" на регистрацию знака по нашей заявке.
9. Палата по патентным спорам удовлетворила наше возражение.